Het leerstuk van slaafse nabootsing kan bescherming bieden indien er geen intellectueel eigendomsrecht (meer) bestaat of niet bestaat voor uw product.
J&J is onderdeel van het Johnson & Johnson concern, dat wereldwijd onder meer medische hulpmiddelen, waaronder hulpmiddelen voor wondhechting bij chirurgische ingrepen, ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt. Zij brengt deze hulpmiddelen via haar Ethicon-divisie op de markt. Zij maakt daarbij ook gebruik van het merk Echelon.
Fengh China vervaardigt en verhandelt eveneens medische hulpmiddelen, waaronder met name chirurgisch hechtmateriaal. Fengh NL verkoopt producten van Fengh China in Nederland.
Deze zaak ging over de vraag of Fengh producten van J&J slaafs heeft nagebootst en daarnaast over de vraag of het door Fengh aanbieden van haar producten voor gebruik in combinatie met producten van J&J in strijd was met toepasselijke wet- en regelgeving over medische hulpmiddelen. Het hof Den Haag oordeelde in dit arrest dat beide vragen bevestigend moeten worden beantwoord.
Het Hof redeneert als volgt: volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, geldt als uitgangspunt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat. De nabootsende concurrent is wel verplicht om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring bij het publiek ontstaat. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan pas sprake zijn als dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid soortgelijke producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.
Het hof is – net als de rechtbank – van oordeel dat de Fengh staplers een grote mate van gelijkenis vertonen met de Ethicon staplers. Daar waar Fengh is afgeweken van de vormgeving van de Ethicon staplers is dat te beperkt en onopvallend om te voorkomen dat het totaalbeeld van de producten vrijwel identiek is. Anders dan Fengh aanvoert, wordt het overeenstemmende totaalbeeld door het enkele gebruik van een andere merknaam niet anders. Daar komt bij dat Fengh nagenoeg een hele serie Ethicon-staplers systematisch en nauwgezet heeft nagebootst en dat zij bij het aanbieden van haar nabootsingen bovendien grote delen tekst en afbeeldingen uit gebruiksaanwijzingen van de nagebootste Ethicon staplers heeft overgenomen.
Fengh kreeg een verbod tot het op de markt brengen van de producten en moest overgaan tot recall.
